Le présent texte constitue un ouvrage de référence faisant partie intégrante de la "Banque de textes juridiques historiques" du Réseau juridique du Québec.
L'information disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement et ne représente pas les changements législatifs et jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.
Me Pierre-Emmanuel Moyse, avocat, Montréal
Le sujet des noms de domaine est en constante évolution. Pour ce qui est des noms de domaine génériques, les .com s’acoquinent désormais de nouvelles terminaisons et avec leur avènement, de nouvelles règles d’allocation apparaissent. Au Canada, l’ACEI, heureux gestionnaire des .ca, n’échappe pas à son lot de restructuration et vient notamment d’adopter sa politique de règlement des différends. La droit canadien s’est également enrichi de nouvelles décisions qui ne manquera pas d’intéresser les chasseurs de jurisprudence.
Contenu
Qu'est-ce qu'un nom de domaine ?
La procédure d'obtention des noms de domaine génériques (.com, .net, .org)
Les noms de domaine géographiques
La charte de nommage canadienne
Les risques de conflit entre noms de domaine génériques ou géographiques et marques de commerce
Le contrôle lors de l'enregistrement
L'arbitrage des noms de domaine
Qu'est-ce qu'un nom de domaine ?
Le paysage Internet est désormais illuminé par ces enseignes virtuels que sont les noms de domaine. Accrochés à nos fureteurs, ils nous dirigent vers les yahoo.com, amazon.com, etc. Un nom de domaine est la version mnémotechnique d'une adresse Internet. Dans ce sens, il est un identifiant et un indicateur tout à la fois. Il sert à guider l'utilisateur, à repérer un site grâce aux engins de recherche, mais aussi à promouvoir un service ou un produit de sorte que le nom de domaine devient un élément essentiel de la politique de communication des entreprises. Il est donc un actif important au même titre qu'une marque de commerce. D’ailleurs nombre de noms de domaine sont des marques de commerce déposées en vertu de la Loi sur les marques de commerce (ci-après, LMC). Cette forme d’appropriation d’un signe nominal par l’enregistrement auprès d’un registraire accrédité peut parfois apparaître comme une protection sui generis, concurrente de celle conférée par le droit des marques. En effet, même si les règles d’attribution des noms de domaine sont devenues plus complexes pour certaines terminaisons (on pensera aux .biz, .info, .museum, .name, …), il ne reste pas moins que pour la grande majorité des noms de domaine le mécanisme du « premier arrivé, premier servi » est toujours en vigueur. Ce mécanisme, ensemble avec la rareté des noms de domaine, créent la friction largement médiatisée entre les titulaires de marques de commerce ou de noms patronymique, le plus souvent célèbres, et les titulaires de noms de domaine.
Enfin, on notera pour précision que la Cour supérieure d’Ontario a récemment décidé dans l’affaire Easthaven, ltd c. Nutrisystem.com Inc. and Tucows, (15 août 2001, non encore rapportée) qu’un nom de domaine ne doit pas être considéré comme une forme particulière de propriété. Ceci signifierait, en d’autres termes, que l’enregistrement auprès d’un registraire ne donne pas, per se, de droit de propriété dans le nom de domaine. Seule la loi peut créer un droit de la nature d’un droit de propriété. Si l’on s’autorise une métaphore, un individu ne peut pas se déclarer propriétaire du seul fait de la possession d’un bien sans que la loi prévoit expressément un mécanisme d’accession à la propriété. Il en va ainsi notamment des lois sur la propriété intellectuelle, auxquelles appartient, bien entendu, la LMC. En vertu de cette dernière, un droit dans une marque s’acquiert au Canada d’abord et avant tout par son emploi, l’enregistrement n’étant que déclaratif.
L’on pourra dire, sous réserve de rencontrer les conditions du droit marques, qu’un titulaire d’une marque possède des droits dans un nom de domaine qui la reproduit à l’identique. Si ce nom de domaine a été enregistré par une personne autre que son propriétaire et que cette personne n’a que son contrat de service avec le registraire à opposer, le droit des marques devrait prévaloir. Le contrat de service ne crée pas, à notre avis, de droit de propriété dans le nom de domaine. Le plus souvent, le régime des droits dans un nom de domaine suivra alors le régime des droits dans la marque.
Mais ce n’est pas là la seule difficulté. D’abord, en droit canadien, comme pour de nombreux pays de common law, l’étendue des droits du propriétaire d’une marque s’arrête exactement aux contours de la définition d’emploi : si le nom de domaine, cause du conflit, n’est pas employé en tant que marque de commerce ou de services, l’exploitation du nom de domaine échappera au contrôle du titulaire des droits dans la marque. En d’autres mots encore, si le demandeur à une action en contrefaçon de marque ne peut pas démontrer que le nom de domaine crée de la confusion et sert à une activité commerciale connexe à celle pour laquelle la marque est enregistrée il ne pourra pas, le plus souvent, faire valoir son droit dans la dite marque. Ceci est également vrai si l’utilisation du nom de domaine ne supporte aucun transfert de biens ou prestations de services au Canada, c’est-à-dire lorsque le site Internet est passif.
Dans une récente affaire, Pro-C c. Computer City, rendue le 11 septembre 2001 (non rapportée), la Cour d’appel d’Ontario a infirmé la décision de première instance et débouté la demanderesse, propriétaire de la marque WINGEN, au motif qu’elle n’avait pas démontré que la défenderesse avait, via son site Internet sur lequel apparaissait la marque WINGEN, importé ou vendu des biens au Canada sur lesquels aurait été reproduite la marque WINGEN. Si le site de la défenderesse avait été actif et que des achats de produits avaient pu être démontrés, la conclusion aurait été sans nul doute différente.
Ensuite, le droit des marques autorise à ce que plusieurs marques identiques coexistent lorsqu’elles sont enregistrées ou employées pour des biens et services distincts. Dans l’affaire précitée il a été décidé que l’enregistrement de la marque Wingen en relation avec un logiciel d’application ne permettait pas à son propriétaire d’interdire l’emploi ou l’enregistrement d’une marque identique par une autre personne pour de l’équipement informatique. Dans une telle hypothèse, il y aurait co-existence entre deux marques légitimes pour un seul nom de domaine .com équivalent qui sera attribué au plus rapide.
La procédure d'obtention des noms de domaine génériques
Traditionnellement, on distingue les noms de domaine génériques des noms de domaine géographiques. Du fait de leur connotation internationale, les premiers sont les plus populaires et administrés depuis 1999 par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Il s'agit essentiellement des .com, .net, .org. et plus récemment des .info, .biz. .name. Ces noms de domaine peuvent être enregistrés avec n'importe quel registraire accrédité quel que soit le pays du requérant. Au Canada, trois registraires de noms de domaine génériques ont jusqu’à présent été accrédités par l’ICANN, l'organisme privé qui administre au niveau international le système des noms de domaine (www.icann.org).
Ces compagnies n'ont aucune exclusivité, ni d’attribution géographique particulière. D'autres prestataires telle que la compagnie américaine Verisign accueillent des demandes indifféremment du lieu d’introduction de la demande. Verisign propose même des enregistrements pour une période de 10 ans. Il vous en coûtera alors 210 dollars US.
L'enregistrement au Canada de noms de domaine génériques se fait via Internet moyennant des frais de 60 à 100 dollars canadiens pour 2 ans selon les prestataires de services.
Les noms de domaine géographiques
Les terminaisons géographiques sont assignées par l’Internet Assigned Numbers Authority (IANA) selon la norme ISO 3166/MA, mais relèvent d'une toute autre organisation. La gestion du registre administratif est également hors des compétences de l’ICANN qui n’administre que les domaines .net, .com, .org, .info, .biz et les futurs .name et .museum et ce, à travers des sociétés privées à qui ICANN délègue l’administration du registre et la gestion de la banque de données (.com, .org et .net à VeriSign Global Registry Services, .biz à Neulevel, .info à Afilias, .museum à Museum Domain Management Association, .name à Glogal Name Registry)
Les domaines géographique, tels les .ca, .fr, .uk, sont administrés par des organismes nationaux selon une charte de nommage propre à chaque pays. Depuis le 2 juin 2000, le registre .ca est administré par l'"Autorité canadienne pour les enregistrements Internet" ou ACEI, un organisme sans but lucratif, qui reprend les fonctions auparavant confiées à l’Université de Colombie Britannique. Ce remaniement s’est accompagné d’abord par l’adoption en octobre 2000 de nouvelles règles préalables à l’enregistrement plus souples que celles en vigueur antérieurement et, plus récemment encore, en décembre 2001, d’une politique de règlement des différends qui devrait entrée en vigueur au printemps 2002. Pour le reste l’ACEI assume la gestion régulière du domaine canadien et veillera à l'application de la nouvelle politique d'attribution des noms de domaine ainsi que de la mise en œuvre de la procédure d’arbitrage.
La charte de nommage canadienne
Au Canada, sont notamment éligibles à l’enregistrement d’un ou de plusieurs nom(s) de domaine .ca (ex. : www.robic.ca) sans restriction de nombre – et la liste ci-dessous n’est pas exhaustive :
Il faut préciser ici que le droit canadien n’utilise pas le vocable « personne morale » de façon générique et que, de ce fait, il existe plusieurs formes corporatives ou sociales sous lesquelles une activité commerciale ou à but non-lucratif peut être menée. Pour dissiper toute ambiguïté et clarifier le langage employé dans la charte de nommage, il est précisé que « personne » comprend, entres autres, "une personne physique ou morale, une société (y compris une société en nom collectif), une fiducie, une organisation, une association ou un club non constitué en personne morale, un gouvernement d'un pays ou d'une subdivision politique d'un pays, une agence ou un ministère d'un gouvernement et les exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux ou autres représentants successoraux d'une personne ayant une telle capacité, une « personne » au sens de la Loi sur les marques de commerce (Canada) et une personne visée par la protection accordée par le paragraphe 9(1) de cette loi. La charte de nommage prévoit, pour certaines de ces personnes des exigences particulières en terme de participation canadienne au capital, et/ou en terme de citoyenneté des dirigeants (notamment pour les fiducie, société et société en nom collectif, association, club)".
Enfin notons que l’enregistrement d’un nom de domaine dans un des niveaux possibles réserve le nom de domaine dans les autres niveaux. Par exemple, si le nom robic.qc.ca (troisième niveau) est enregistré, une autre personne ne peut obtenir l'enregistrement, à l’identique, des noms de domaine robic.qc.ca ou robic.ca. Il semble que la règle s’étend aux versions dans les terminaisons. Pour reprendre notre hypothèse, l’enregistrement par un tiers de robic.on.ca serait interdit à moins bien entendu que le titulaire originaire du nom de domaine donne son consentement de façon expresse.
De la même manière que les noms de domaine génériques, l'enregistrement des .ca est effectué en contrepartie d’un tarif qui variera selon les registraires entre 50 et 100 dollars canadiens. Les régistraires de .ca sont toutefois accrédités de manière totalement indépendante par l’ACEI. Il en existe actuellement plus de soixante-dix dont certains offrent également la possibilité, entres autres services Internet, d’enregistrer des noms de domaine génériques .com, .net, .org, etc, soit en tant que registraire accrédité ou revendeur d’un registraire accrédité.
Les risques de conflit entre noms de domaine génériques ou géographiques et marques de commerce
Un nom patronymique, une dénomination sociale, une marque de commerce peuvent être enregistrés par une tierce personne sans égard aux droits qui existent dans ces noms. Certains individus ont vu dans l'enregistrement et la revente de noms de domaine un commerce très lucratif. Ils portent le nom de cybersquatters lorsque cette pratique est faite de mauvaise foi, à l’insu d’une personne et dans le but évident de spéculer sur le prix de la revente. Le nombre de litiges mettant en cause les titulaires de noms de domaine génériques avec les propriétaires de marques de commerce ou d'autres catégories d'ayants droit n'a cessé d'augmenter au point que la communauté internationale a récemment décidé de recourir à deux moyens principaux pour enrayer les abus : encadrer le processus d’enregistrement (a priori) ou mettre en place une procédure expéditive de règlement des différends (a posteriori).
Le contrôle lors de l’enregistrement
Un nom de domaine générique est accordé généralement sur simple demande sans qu'aucune vérification légale préalable ne soit faite. C’est également le cas pour quelques noms géographiques dont les conditions d’attribution sont fort similaires à celles des noms de domaine génériques. L’exemple le plus pertinent à cet égard est le .tv. D’abord assigné par l’IANA à la république de Tuvalu, une petite île du pacifique sud, cette dernière a rétrocédé son droit à l’exploitation de son suffixe national à une compagnie américaine. La terminaison .tv vient d’être rachetée par Verisign et est gérée à la manière des .com et autres noms génériques, sans restrictions particulières et sur la base du « premier arrivé, premier servi.».
Suite aux enregistrements abusifs observés dans le cadre de l’allocation des .com, .org, .net le système d’enregistrement des nouvelles terminaisons à été légèrement modifié. Pour les .biz un mécanisme de pré-enregistrement, doublé d’une possibilité de faire des revendications préventives de droit de propriété intellectuelle avaient été instaurés pour une période limitée. Ces revendications permettaient à un titulaire d’un droit dans une marque, dans un premier temps, d’être averti d’une demande d’enregistrement d’un nom de domaine identique. Dans un second temps, la personne alléguant un droit de propriété intellectuelle, pouvait s’opposer par voie d’un mécanisme expéditif de règlement (appelé, pour les .biz, STOP) repris pour l’essentiel des règles de ICANN. En l’absence d’opposition ou lorsque plusieurs demandes concurrentes dans un même nom sont introduites, le nom est alloué de manière aléatoire. Dans le cas du .info, les titulaires de droit dans des marques de commerce enregistrées avant octobre 2000, ayant une portée nationale, avaient le droit de demander l’enregistrement du nom de domaine correspondant pour une durée minimum de 5 ans.
Le système mis en place au niveau national est généralement plus exigeant. Il suffit de relire la charte de nommage canadienne pour s’en convaincre. La condition de présence canadienne, qui constitue le principal pré-requis pour l’acquisition d’un .ca, est sujette à un examen de la part de l’ACEI. On ne saurait dire le niveau de contrôle exercé, en pratique, eu égard aux déclarations du demandeur, ni se prononcer sur le caractère systématique des vérifications. On rappellera seulement que le demandeur s’engage notamment, dans son contrat avec l’ACEI, à aviser le registraire du demandeur (pour qu'il en avise l'ACEI) de toute modification apportée à l'information sur le demandeur, s'assurer que l'information sur le demandeur est complète et exacte, et le confirmer rapidement à l'ACEI si cette dernière l'exige, conformément aux règles en matière d'enregistrement ainsi que de ne pas violer les droits de propriété intellectuelle ou autres d'une autre personne, ou contribuer à une telle violation, que ce soit directement ou indirectement (respectivement article 3.1.f et h). De son côté l’ACEI se réserve le droit de vérifier, à tout moment pendant la durée […] de la présente convention, l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements que le demandeur lui fournit, que ce soit par l'intermédiaire des registraires du demandeur ou autrement, notamment les renseignements fournis par le demandeur par l'intermédiaire de l'un quelconque de ses registraires dans le cadre de toute demande présentée à l'ACEI en vue de l'enregistrement d'un nom de domaine ou relativement au transfert, au renouvellement, à la modification, au maintien ou à l'annulation d'un enregistrement de nom de domaine et à toute demande ou opération visant un enregistrement de nom de domaine […] et de s'assurer que le demandeur se conforme aux dispositions de la présente convention […]. Le demandeur doit collaborer avec l'ACEI relativement à cette vérification […] et fournir et faire en sorte que son registraire fournisse à l'ACEI et à ses mandataires et représentants l'aide, l'accès aux renseignements et documents le concernant, présentés sur quelque support que ce soit, et une copie de ceux-ci, de même que l'accès à ses locaux que l'ACEI peut raisonnablement exiger pour pouvoir terminer une telle vérification. L'ACEI prendra en charge les frais qu'elle engagera dans le cadre de cette vérification et le demandeur prendra en charge les dépenses que lui-même et son registraire engageront pour se conformer au présent paragraphe. […]
L'arbitrage des noms de domaine
L'organisme international ICANN, qui gère désormais l'attribution de certains noms de domaine génériques, a instauré en décembre 1999 un mécanisme obligatoire de règlement des différends accessible aux titulaires de marques de commerce (UDPR, Uniform Dispute Resolution Policy). Ce mécanisme qui ne concerne que les domaines confiés à l’ICANN, est entré en vigueur le 4 janvier 2000 et la première décision, World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, Case No. D99-0001 WIPO, a été rendue le 19 janvier 2000. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les différends opposent le plus souvent un ou plusieurs propriétaires d'une marque à des cybersquatters qui spéculent sur l'enregistrement et la revente de noms de domaine.
Cette procédure extra-judiciare n'empêche pas le recours aux tribunaux nationaux qui peuvent être saisis à tout moment du processus de résolution. D’ailleurs l’article 4K de l’UDRP énonce que « [>t]he mandatory administrative proceeding requirements […] shall not prevent either you or the complainant from submitting the dispute to a court of competent jurisdiction for independent resolution before such mandatory administrative proceeding is commenced or after such proceeding is concluded ». Cette formule est d’ailleurs reprise dans la politique de règlement des différends élaboré par l‘ACEI pour les .ca (article 1.7, Politique de l’ACEI).
C’est sans surprise que, dans la première décision du genre, Weber-Stephen Products Co. v. Armitage Hardware and Building Supply, Inc. (2000) No. 00 C 1738 (inédit), la Cour fédérale du district Nord de l'Illinois a décidé que les sentences arbitrales rendues dans le cadre de la procédure d’arbitrage de noms de domaine n’ont pas de force obligatoire dans l'ordre judiciaire américain. Une solution similaire est à notre avis transposable en droit canadien nonobstant l’existence d’une clause similaire à la clause 4K de l’UDRP dans la politique d’arbitrage de l’ACEI.
Tous les registraires accrédités par ICANN doivent se conformer aux règles relatives au règlement des différends. La procédure d’arbitrage est mise en œuvre par des centres d'arbitrage également accrédités par ICANN au nombre desquels on compte e-Resolution (qui a cessé ses activités d’arbitrage en ce domaine le 30 novembre 2001),OMPI, CPR Institute et National Arbitration Forum. Aucun dommage ne peut être obtenu au terme de la procédure d'arbitrage. Si la sentence arbitrale est favorable au requérant propriétaire d'une marque illégalement utilisée, le nom de domaine sera soit suspendu, soit transféré automatiquement sous son nom. Cette procédure ne concerne que les noms de domaine génériques et quelques terminaisons géographiques.
Quant aux conditions procédurales, il faut que le demandeur démontre lors de l’introduction de sa plainte :
Les deux derniers critères relèvent d’une appréciation subjective de l’arbitre. Voici, de manière synthétique, les principes qui sont généralement suivis par les arbitres. Le simple enregistrement d'un nom de domaine ne confère à son titulaire aucun droit. Ceci rejoint la conclusion à laquelle est arrivé le juge Nordheimer dans la décision précitée, Easthaven c. Nutrisystem.com. Dans la décision arbitrale Buzzer Inc. v. Refract LLC, no FA0011 000095 968 du 26 décembre 2000, par exemple, le collège d’arbitres a conclu que le titulaire du nom de domaine n'était pas connu sous le nom de domaine en litige ni n’avait fait emploi de ce nom de domaine et, par conséquent, ne pouvait raisonnablement prétendre avoir des droits ou un intérêt légitime dans le nom de domaine en question.
La légitimité ou la découverte d'un intérêt dans le nom de domaine peut découler de son utilisation depuis une date assez éloignée, voire antérieure à la date d’enregistrement ou d’emploi d’une marque, ou être inférée de quelconques faits qui démontreraient l’emploi du nom de domaine à des fins légitimes comme, par exemple, des activités commerciales projetées et que l’enregistrement n’est pas simple "cybersquatting".
S'agissant de la mauvaise foi, le cas d'individus qui enregistrent de nombreux noms de domaine génériques a donné lieu à une jurisprudence contradictoire, tant au niveau judiciaire qu'arbitral. Dans une application particulière, la Cour d'appel fédérale du neuvième circuit des Etats-Unis, dans la décision Avery v. Sumpton, (1999) 51 U.S.P.Q. (2d) 1801, a décidé que l'enregistrement pour location ultérieure de noms de domaine, n’est pas une usurpation des marques qui y pouvaient y être reproduites. L’entreprise défenderesse avait enregistré plusieurs milliers de noms de domaine, pour la plupart des noms patronymiques mais dont certains étaient également des marques de commerce. En réservant, par exemple le nom armani.com, l’entreprise se trouvait à offrir aux utilisateurs qui portent ce nom de famille la possibilité de louer une adresse électronique du genre julio@armani.com en contrepartie de frais mensuels.
Il faut préciser que, selon la loi américaine alors en vigueur, seul le titulaire d'une marque notoire pouvait se prévaloir des dispositions relatives à la dépréciation de l'achalandage (Anti-Dilution Provisions, Section 1125, 15 USC). La preuve de la notoriété présente donc un obstacle souvent insurmontable pour les propriétaires de marques qui tentent de se prévaloir de la dépréciation d’achalandage. En l’espèce, le demandeur Avery, n’ayant pas réussi à démontrer la notoriété de sa marque, s’est vu débouté de son recours. La loi américaine a par la suite été amendée et le législateur américain a introduit un recours spécifique à la loi sur les marques de commerce pour prévenir du cybersquatting. Jusqu’à cet amendement législatif fortement inspiré des mécanismes d’arbitrage de l’ICANN, seules les dispositions relatives à la dépréciation était susceptibles de s'appliquer dans le cas où il n'était pas possible de démontrer l’emploi de la marque en tant que marque. En effet, les marques en cause dans l’affaire Avery, effectivement, comme dans bien des cas n'étaient pas employées au sens strict et légal du terme puisqu'elles étaient rendues uniquement indisponibles par l'enregistrement du nom de domaine et que bien souvent ces noms de domaine ne sont pas activés.
Le Canada n’a malheureusement pas adopté de loi permettant d’étendre la protection du droit des marques à des situations où l’emploi à titre de marque est difficilement reconnaissable. L’article 22 de la LMC, pâle disposition qui vise la dépréciation de l’achalandage, est si strictement interprété par nos tribunaux qu’il en est devenu obsolète. Le Canada n’a pas non plus suivi la jurisprudence de la Cour d’appel anglaise qui, pour des faits sensiblement similaires à ceux de l’affaire Avery, a déclaré dans l’affaire British Telecommunications PLC v. One in a Million Ltd., (1999) 1 Fleet Street Reports 1, que «the domain names were registered to take advantage of the distinctive character and reputation of the marks. That is unfair and detrimental", alors même que les noms de domaine en cause n’avaient pas été activés – donc non employés, ni offerts pour rachat aux propriétaires des marques.
Si certains arbitres, et il s’agit d’une minorité, sont d’avis que la mise en vente d’un nom de domaine reproduisant une marque est une activité commerciale légitime, lorsque l’offre est faite à prix exorbitant, voire excédant le coût de l’enregistrement, cela constitue généralement un acte contraire au commerce légitime décrit au paragraphe 4(c)(i) de la politique d'ICANN. En particulier, la vente du nom de domaine via un site de vente aux enchères pourra être considérée per se une vente faite de mauvaise foi.
Enfin, les coûts relatifs à l'introduction de cette procédure sont de 950 à 1500 dollars US pour un seul nom de domaine et lorsque le demandeur choisit de soumettre le litige à un arbitre unique et de 2500 à 3000 dollars US pour trois arbitres, selon le centre d’arbitrage choisi. Une fois la décision rendue et transmise à ICANN, le nom de domaine est maintenu ou transféré à la partie en faveur de laquelle la décision a été rendue. ICANN a le contrôle exclusif de la banque de données informatique. C'est pourquoi, à moins qu’une requête ou une demande en justice soit introduite dans les 10 jours de la publication de la sentence arbitrale (selon les règles de l’ICANN, devant un tribunal du lieu de domicile du titulaire du nom de domaine ou du siège social du registraire), le nom de domaine sera automatiquement transféré par le registraire.
Pour l’ensemble les principes adoptés par l’ICANN ont servi de base à l’élaboration de la politique de l’ACEI. Nous ne nous attarderons pas aux détails procéduraux, notre objectif étant seulement d'en présenter les composantes essentielles. Première spécificité canadienne, l’ACEI peut non seulement suspendre ou annuler l’enregistrement en cause mais également le modifier. C'est en tout cas ce qui est énoncé à l'article 2.5 de la politique. Par contre, les articles 2.5 et 4.3 qui déterminent les recours disponibles au plaignant, semblent asynchrones puisque l'article 4.3 ne mentionne que la possibilité d'annuler ou de transférer le nom de domaine.
Les conditions mises à la charge du plaignant sont essentiellement les mêmes que ceux que l'on trouve dans la politique de l'ICANN mais sont augmentées de nombreuses précisions. Le test se compose de trois critères principales, à savoir:
Pour une meilleure compréhension de ces trois critères, l’ACEI a cru bon adjoindre des notions et définitions directement importées de la LMC. D'abord la notion de "marques" s'étend aux dénominations sociales, deuxième spécificité canadienne notable. Ensuite, la définition de l'emploi est directement extraite de la LMC et intégrée telle quelle dans la politique de l'ACEI (article 3.5) dans le but évident de permettre le recours à l'arbitrage à l'endroit des marques employées mais non enregistrées. Reste à voir si la compréhension de la politique de l'ACEI sera gangrenée par la difficile interprétation de l'article 4 LMC auquel elle emprunte directement le texte.
La notion de similarité que l'on retrouve dans la politique de l'ICANN sous une condition distincte est conjuguée avec celle de confusion. Désormais, un nom de domaine est semblable au point de créer la confusion avec une marque lorsque le nom lui ressemble tellement, "dans la présentation, dans le son ou dans les idées que la marque suggère, qu'on pourrait vraisemblablement les confondre" (article 3.4).
Concernant la notion d'intérêt légitime qui, si elle est retenue par l'arbitre, vient exonérer le titulaire d'un nom de domaine, la politique de l’ACEI dégage les principes directeurs suivants :
Il s'agit là d'une synthèse des solutions retenues dans la jurisprudence des décisions arbitrales. Il sera parfois difficile de distinguer en pratique ce qui relève de l'activité légitime, qui requiert l'existence d'une certaine bonne foi, et ce qui devra composer le critère de mauvaise foi. Tout comme le critère précédent la politique de l'ACEI établit une liste des activités qui devront être considérées comme conduites de mauvaise foi. Il s'agit, sans que le mot y soit inscrit, de présomptions au bénéfice du plaignant. Si l'activité du titulaire tombe dans l'une des propositions formulées à l'article 3.7, l'élément de mauvaise foi sera alors validé. Pour l'essentiel on rappelle que la spéculation sur un nom de domaine, compris comme l'enregistrement en vue de la location, la vente ou licence de ce dernier pour une contrepartie supérieure aux frais que le plaignant a "réellement engagé pour l'enregistrement du nom de domaine ou l'acquisition de l'enregistrement" sera considérée être un enregistrement de mauvaise foi.
De même on assimile à l'enregistrement de mauvaise foi l'enregistrement par un concurrent dans l'objectif de nuire au plaignant. Finalement sera de mauvaise foi l'enregistrement afin d'empêcher le plaignant d'enregistrer sa marque comme nom de domaine, à la précision que "dans la mesure où il s'est livré, seul ou de concert avec une ou plusieurs autres personnes, à l'enregistrement de noms de domaine afin d'empêcher des personnes qui ont des droits à l'égard de marques d'enregistrer ces marques comme noms de domaine" (article 3.7 b). Il s'agit là de la définition du cybersquatting.
Dernière remarque, dans le cas de reverse domain name hijacking, c'est-à-dire lorsque le plaignant, sur l'apparence d'un droit, tente d'utiliser la politique d'arbitrage pour récupérer un nom de domaine à l'endroit duquel l'existence de droits est incertaine, le plaignant pourra être condamné à verser une somme maximale de $ 5000,00 CAD afin de compenser les frais que le titulaire du nom aura encourus pour se défendre (article 4.6).
Dernière mise à jour : 23 Juillet 2002.
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